출판사 서평
발명출시부터 특허분쟁까지, 초보 발명자를 위한 발명 상업화 가이드
구부러지는 빨대, 포스트잇, 지우개가 달려 있는 연필 등 우리 주위를 둘러보면 일상에서 번뜩이는 아이디어로 만든 상품을 많이 찾아볼 수 있다. 하지만 만일 그러한 아이디어가 있고 상품성이 있다 해도 그 아이디어를 어떻게 상품으로 만들어서 팔지 막막하기 마련이다. 발명 아이디어를 내는 것은 발명자가 혼자서도 할 수 있는 부분이지만, 상업화는 다르다. 우선, 특허를 출원해야 하고, 자신의 발명이 시장성이 있는지 조사도 해야 하고, 발명품을 생산해줄 적당한 실시권자도...
발명출시부터 특허분쟁까지, 초보 발명자를 위한 발명 상업화 가이드
구부러지는 빨대, 포스트잇, 지우개가 달려 있는 연필 등 우리 주위를 둘러보면 일상에서 번뜩이는 아이디어로 만든 상품을 많이 찾아볼 수 있다. 하지만 만일 그러한 아이디어가 있고 상품성이 있다 해도 그 아이디어를 어떻게 상품으로 만들어서 팔지 막막하기 마련이다. 발명 아이디어를 내는 것은 발명자가 혼자서도 할 수 있는 부분이지만, 상업화는 다르다. 우선, 특허를 출원해야 하고, 자신의 발명이 시장성이 있는지 조사도 해야 하고, 발명품을 생산해줄 적당한 실시권자도 찾아야 한다. 이 책은 바로 이 부분에 초점을 맞추고 있다. 발명을 상업화하는 데 꼭 필요하고 중요한 요소들을 모두 망라해 조목조목 설명해주고 있는 것이다.
자신의 발명으로 특허를 받을 수 있는지 또 특허를 받으려면 어떻게 해야 하는지와 같은 특허출원에 관한 내용부터, 자신 발명의 가치를 알 수 있는 시장성 조사 방법, 잠정 실시권자를 찾는 방법과 찾은 실시권자 중에 어느 곳을 선택해야 좋은지 등 발명 상업화에 대한 기본적인 내용을 다루고 있다. 또한 발명 상업화의 각 단계를 김발명이라는 가상의 인물을 내세워 설명해, 쉽게 이해가 되도록 돕는다. 발명 상업화뿐만 아니라 자신의 발명으로 좀 더 나은 부가가치를 만드는 방법, 해외진출을 할 때 유의할 사항들과 피치 못할 특허침해분쟁 등에 대해 일러준다. 특히 특허침해분쟁에 대해서는 저자가 실무에서 실제로 겪은 여러 사례를 들어 설명해주고 있어, 좀 더 피부에 와 닿도록 했다.
이 책은 총 3부로 구성되어 있다.
1부에서는 발명 상업화에 가장 기본적인 사항들을 일러주고 있다. 발명 상업화의 첫걸음인 샘플제작ㆍ특허출원ㆍ시장성 조사 중 우선적으로 해야 할 것을 결정하는 방법부터, 변리사를 통한 특허등록 개요, 발명의 시장가치를 발견할 수 있는 관련 업계와 시장을 조사하는 방법, 그리고 실시권자를 통해서 성공적으로 특허ㆍ발명을 출시할 수 있는 실시권 협상전략까지 다루고 있다. 저자가 실무에서 쌓은 노하우를 얻을 수 있는 좋은 기회가 될 것이다.
2부에서는 상업화한 발명에 부가가치를 더할 방법에 대해서 다루고 있다. 특허ㆍ발명에 상업적 부가가치를 추가하는 방법인 특허 브랜딩(Branding)과 실시권 계약으로 들어오는 로열티만을 가지고 여신을 받는 방법, 발명자라면 꿈에 그리는 벤처캐피털 투자유치, 본인의 특허ㆍ발명을 사유로 발명자의 업체를 우수한 조건으로 인수합병하기, 그리고 기존 특허ㆍ발명에 추가적인 발명 아이디어를 찾아내는 방법에 대해서 이야기하고 있다.
3부에서는 성공적으로 해외시장에 진출하기 위해서 준비해야 하는 것들과 필연적으로 부딪치게 되는 특허분쟁에 대해 다루고 있다. 저자는 자신의 경험을 바탕으로 어떻게 하면 특허분쟁에 적절하게 대처할 수 있는지 일러주고 있다. 국내는 물론, 유럽과 미국까지 그 나라에 맞는 대처법에 대해 설명해주고, 이러한 분쟁에서는 전문가의 조언을 구하는 것이 가장 좋다고 말한다.

어떤 상품이 되었건 그 가치는 시장의 수요와 공급의 법칙에 따라 결정된다. 특히 새로운 발명의 가치는 ① 몇 명이나 해당 발명이 가치가 있다고 생각하는지, ② 그런 사람들은 누구이며, ③ 어디에 있는지, ④ 누가 그들에게 해당 발명을 공급하는지, 그리고 ⑤ 해당 발명을 구입하고 사용하는 데 얼마의 액수를 지불할 용의가 있는지, 이런 기본적인 질문들에 대답이 나와야 한다.
이 책은 기본적으로 위 다섯 질문들의 답을 찾아가는 과정이다. 그런데 대부분의 왕초보 발명자들은 이러한 기본적인 질문들은 하지 않고 본인들이 생각하는, 아니 믿고 싶은 발명의 가치만을 고집한다. 즉, 시장가치가 아닌 본인에게만 이익이 되는 방향으로 가치를 받으려 하니까 발명의 상업화와 금전적 이득을 취득하는 데 실패하는 것이다.
_1장 발명 상업화의 기본 중 기본

특허를 출원하기 위해서는 특허청에서 요구하는 정보를 기입한 출원서(신청서)와 도면, 출원자가 발견한 출원시점 이전에 이미 해당 발명이 존재ㆍ공지ㆍ공용한 모든 증거들(선행기술), 그리고 신청비를 내야 한다. 일반 발명자가 알아야 할 특허출원의 요건은 ① 출원하려는 발명이 특허법으로 정해놓은 특허출원 가능한 발명이어야 하고, ② 신규성과 ③ 진보성이 있는 발명이어야 한다는 것이다. 또한 ④ 특허명세서에 특허ㆍ발명 공개 조건이 있지만, 이는 출원대행을 하는 변리사의 몫이다. 특허출원을 할 때 앞에 3가지 조건을 요구하는 이유가 있다. 특허는 특허권자에게 20년 동안 독점권을 부여하는 대신에, 일반대중에게 새롭고 유용한 발명이어야 한다는 기본 법리 때문이다.
_2장 특허, 출원해야 하나? 말아야 하나?

모든 제품의 시장성 조사는 관련 유통체인을 이해하는 것에서부터 시작된다. 특허출원을 고려하는 발명에 관련된 유통체인을 이해해야 하는 이유는 ① 발명품의 시장성을 파악하기 위해 관련 시장과 업계의 정보를 최대한 수집할 수 있고, ② 발명품의 잠정 실시권자licensee를 파악할 수 있기 때문이다. 유통체인을 이해하기 위한 기본적인 질문은 ① 해당 제품의 구매자가 누구이며, ② 구매자는 해당 제품을 어디서 구입하는지다.
유통체인 조사는 최종소비자에게 직접 전달되는 소매단계에서부터 시작해서 원자재까지 역순으로 해야 한다. 지난 수년간 이베이, 알리바바, G마켓 같은 전자상거래 시장이 발달했고 최종소비자들이 외국 제조ㆍ판매사에서 제품을 직접구매하기도 한다. 하지만 아직도 전통적인 ‘제조사 → 유통사 → 도매상 → 유통사 → 소매상 → 최종소비자’순으로 이어지는 유통체인이 절대 대다수다. 유통체인은 업종과 업계에 따라서 그야말로 천차만별이고, 그 단계도 ‘제조사 → 직접구매’의 2단계부터 앞서 언급한 전통적인 5단계까지 있을 수 있다.
_3장 발명의 상업화는 시장과 업계 조사부터

발명을 직접 제조ㆍ판매할 금전과, 관련된 모든 능력이 있는 것이 아니라면 발명자는 본인의 발명을 매매하거나 실시권을 양도하기를 원한다. 대부분의 실시권자들은 발명의 매입보다는 실시권을 선호한다. 왜냐하면 발명의 가치를 평가하기가 거의 불가능하여 매입금액을 정할 수 없고, 제조공정 설립, 기자재 선매입, 마케팅 경비 선지불 등 필요한 경비가 많기 때문이다.
잠정 실시권자는 해당 발명이 중요한 2가지 요소를 만족해야 실시권 계약을 고려하는데, 이 2가지 요소는 발명의 시장성과 실시권성이다. 전자는 판매자와 무관하게 소비자가 얼마나 제품을 원하느냐가 주요 쟁점이고, 후자는 관련 지식재산이 제조나 실시권을 부여하는 데 얼마나 값어치가 있느냐가 주요 쟁점이다.
_4장 발명 상업화의 반려자, 실시권자 찾아보기

잠정 실시권 업체를 조사하고 관련 주요결정자와 충분한 대화를 한 다음에 할 업무는 본인 특허ㆍ발명의 라이선스를 제안하는 것이다. 필자는 고객이 특허ㆍ발명 라이선스 협상 업무를 의뢰하면 우선적으로 질문하는 것이 하나 있다. 그 질문은 “당신이 선정한 잠정 실시권자들의 통합 시장점유율이 몇 %이냐”는 것이다. 왜냐하면 통합 시장점유율이 50%는 넘지만 서로 시장을 선점하려고 날을 세우고 그래서 새로운 제품에 늘 목말라하고 있는 투자 능력과 의지가 있는 업계 최강자들과 라이선스 협상을 하는 것이 발명자에게 가장 유리하기 때문이다. 주의할 것은 앞에서 이야기한 필자의 러시안 고객 이야기처럼 여러 업체에게 특허ㆍ발명 라이선스를 제안하는 것은 장단점이 있으니, 여러 요소들을 고려하여 전략을 먼저 세워야 한다.
특허ㆍ발명의 라이선스는 관련 발명의 실시권의 범위, 실시지역, 관련 업계의 로열티 책정방식, 홍보전략과 관련 제품의 마켓포지션 등 발명자가 조사하는 과정에서 발견한 사항들을 모두 포함해야 한다. 또한 특허ㆍ발명 라이선스 협상은 특허실시와 비즈니스에 복잡하게 얽힌 문제들을 다루어야 하기 때문에 발명자 혼자서 해결하기에는 무척 버겁다. 그리고 본인의 피와 땀이 어린 특허ㆍ발명의 라이선스 협상에 감정이 섞이는 경우가 많고, 그로 인해서 생각하지 않은 결과가 나오기도 한다. 그래서 협상은 전담하는 전문가에게 맡기고, 발명자는 전문가의 협상을 청취하면서 협상 내용을 충분히 인지하고 결정을 내리는 것이 바람직하다.
_5장 백전백승 특허ㆍ발명 라이선스 협상전략

로열티 파이낸싱에 대한 공통적인 오해가 있다. 바로 로열티 수입을 ‘매각’한다는 것이다. 실제로는 로열티 파이낸싱 회사의 기대수입(이자수입)보다 로열티 수입이 많으면, 특허권자는 초과액수를 취득하는 구조이라서 특허권자에게 매우 유리한 금융제도다. 이 외에도 로열티 파이낸싱은 일반 융자나 로열티 취득권을 파는 것에 비해 특허권자에게 다른 많은 이점이 있다.
특허 로열티 파이낸싱이 특허권자에게 유리한 이유는 특허권자가 아닌 특허 실시권자의 신용등급으로 판단하여 융자를 결정하기 때문이다. 그 결과 실시권자의 신용등급이 우수하면 특허권자의 신용등급으로는 받을 수 없는 좋은 조건으로 융자를 받을 수 있다.
_7장 특허 라이선스 로열티로 금융을 일으키다

‘옳은 문제’를 해결하는 특허ㆍ발명이라야만 대박 상품이 되는데, 옳은 문제를 발견할 담당자를 찾는 것이 중요하다. 새로 개발한 기술과 제품을 시장이 원하는지도 모르면서 개발을 해야 하는 연구개발 부서는 옳은 문제의 발견과는 거리가 있다. 옳은 문제 발견자는 그런 문제가 있다는 걸 이미 인지하고 있고, 문제를 해결한 특허ㆍ발명을 구입하고 사용하는 데 합당한 가격을 지불할 소비자들이 적임자다. 하지만 모르는 소비자들을 모아서 기업의 신기술과 제품을 개발하기 위해 옳은 문제 발견자로 활용한다는 것은 현실성이 없다. 그 대신에 소비자들이 인지한 문제와 합리적인 가격에 대해서 가장 잘 파악하고 있는 마케터를 활용하는 것이 차선책이다.
하지만 마케터만으로 마케팅이 끄는 발명 아이디어를 찾아내기란 힘들다. 왜냐하면 마케터들은 옳은 문제를 발견하는 데에는 전문가이지만, 기술발전의 전망이나 미래기술 사용 등에 전문가가 아니며, 이런 아이디어와 기술을 보호할 지식재산 보호 전문가도 아니기 때문이다. 또한 마케터들의 한정된 지식과 경험이 자칫 기업의 운명을 좌지우지할 수 있기 때문에 신제품과 기술 관련 모든 분야의 협조가 필요하다. 이런 협조는 회사의 여러 분야 임직원들이 참여하는 발명워크숍과 혁신워크숍을 통해서 얻을 수 있다.
_10장 대박 발명 아이디어 발굴하기

그렇다면 왜 특허소송 당사자들은 이러한 자가당착에 쉽게 빠질까? 이는 청구항 해석, 문헌침해, 균등침해, 금반언, 특허의 유효성, 부정행위 등 특허침해소송의 근본적인 법적 불확실성 때문이다. 또한 미국 특허가 갖추어야 하는 신규성, 진보성, 선행기술, 최적 실시예, 선판매 금지, 실시 가능, 형평법으로 인한 특허권리행사 제한 등 고려해야 할 문제들도 첩첩산중이다. 거기에 침해보상 액수 산정방법과 관련 증거, 고의침해 보상, 관련 시장의 정의와 시장점유율, 특허상품의 수요변화, 유사 특허의 로열티 산정방법 등 쉽게 판단하거나 결정할 수 없는 요소들도 셀 수 없이 많다. 고려해야 할 요소가 많으면 오히려 단순하게 결정을 해버리는 인간의 본성도 미국 특허침해소송이 늘어나는 데 한몫을 하고 있다. 그러므로 이 시점에서 고민해야 할 것은 미국 특허침해분쟁을 해결할 때 ‘소송’과 ‘합의’ 중 무엇이 가장 경제적이느냐는 것이다.
_22장 미국 특허침해분쟁, 합의와 소송 사이

 

 

목차
지은이의 말 이 책이 작은 밀알이 되길 바라며
1부 발명의 발상에서 출시까지
1장 발명 상업화의 기본 중 기본
2장 특허, 출원해야 하나? 말아야 하나?
3장 발명의 상업화는 시장과 업계 조사부터
4장 발?명 상업화의 반려자, 실시권자 찾아보기
5장 백전백승 특허ㆍ발명 라이선스 협상전략
2부 발명으로 부가가치를 만들어보자
6장 특허를 브랜드화하라
7장 특허 라이선스 로열티로 금융을 일으키다
8장 벤처캐피털에서 투자를 받으려면
9장 인수합병을 위한 족집게 특허실사
10장 대박 발명 아이디어 발굴하기
3부 내 발명의 해외시장 진출
11장 PCT 특허출원 \u003d 국제 특허출원?
12장 게임시장에서 일어나는 지식재산권 분쟁
13장 미국 지식재산권 분쟁, 이젠 영업비밀이다!
14장 특허분쟁의 선전포고, 침해경고장
15장 특허침해분쟁의 강력한 대응, 불법 영업방해 제소
16장 특허침해소송을 당한다면
17장 특허출원 심사경과 기록, 특허침해분쟁 대응의 시발점
18장 특허괴물 NPE, 어떻게 대응해야 하나
19장 유럽 특허분쟁 대응, 방어서면이 즉효다
20장 여러 나라에서의 특허전쟁은 전방위적으로 대응해야 한다
21장 외국 특허침해소송은 관련 전문가에게!
22장 미국 특허침해분쟁, 합의와 소송 사이