상표 분쟁 사례로 배우는 내 브랜드 사용 전략서

실제로 진행되었던 여러 기업의 상표 분쟁 사례를 통해 상표 등록 및 관리의 중요성을 설명하고, 상표 분쟁에 대응하는 법을 현실적으로 제시한다. 국내에 상표를 등록하는 노하우는 물론 놓치기 쉬운 상표 관리 팁을 충실하게 전달하며, 해외 상표 등록에 대한 나라별 상표 특징까지 놓치지 않고 조명했다.
우리는 왜 「상표」에 주목해야 하는가?

상표는 비즈니스의 정체성과 가치를 상징한다. 상표를 모르면 브랜드 가치를 잃을 수도 있고, 누군가에게 브랜드를 빼앗길 수도 있다. 즉 상표등록에 사업의 존폐가 걸려있다. 고심해서 만든 회사의 브랜드를 지키려면 법적으로 보호받는 것이 안전하다. 새로운 사업을 준비하고 있는가? 자신의 브랜드를 확실하게 지키고 싶은가? 그렇다면 지금이야말로 상표 공부를 시작할 때이다.


유명 브랜드의 첨예한 상표전쟁 사례에서 얻는

상표 관리의 기술

주변에서 흔히 접할 수 있는 상표에도 그 배경에는 자신의 브랜드를 지키기 위한 노력이 숨어 있다. ‘빼빼로’와는 다르게 ‘초코파이’는 누구나 사용할 수 있게 된 유래도, 한국의 김 사장님이 글로벌 기업을 상대로 ‘월마트’라는 이름을 두고 방어전을 펼칠 수 있었던 이유도 모두 상표에서 비롯한다. ‘소녀시대’와 ‘이가탄’에도 이 이름을 브랜드를 사용하기 위한 치열한 대립이 있었다. 국내외 유명 브랜드의 상표 분쟁 사례를 통해 상표 관리의 중요성과 그 핵심을 익혀보자.


알아두면 유용한

내 브랜드 가치를 높이는 방법

현직 변리사 세 명이 뭉쳤다. 다년 간 수많은 상표 실무를 접하며 얻은 노하우를 바탕으로 사람들이 가장 궁금해 하는 상표 실무를 이해하기 쉽게 풀어썼다. 우선 브랜드와 상표는 무엇이 다른지, 상표의 효력은 어디까지 적용되는지 등 상표를 활용하기 위한 기초 지식을 꼼꼼하게 짚어보자.

그 다음은 실전이다. 브랜드 네이밍 설정부터 실제 상표 등록 과정까지 실제로 상표를 설정할 때 꼭 알아야할 노하우를 담았다. 소리와 냄새도 상표로 등록이 가능하고, 이미 다른 사람에게 선점된 상표일지라도 내 상표로 사용할 수 있는 방법이 있다. 또한 내 상표가 침해를 받았을 때 어떻게 대응하면 좋은지, 혹은 내가 타인의 상표를 침해했다는 경고장을 받았을 때 대처하는 법 등 알아두면 유용할 상표 관련 지식도 함께 소개한다. 마지막으로 해외 진출 계획이 있는 사업자를 위해 나라별 상표 출원 전략도 마련했다. 이 책이 분명 치열한 상표전쟁의 현장에서 추후 분쟁을 피할 수 있는 가장 간단한 대비책이자 비용 면에서도 효율적인 무기가 되어 줄 것이다.

 

우리나라에서 처음으로 초코파이를 만든 동양제과는 1974년에 ‘오리온 초코파이’로 상표를 출원했고, 1976년에 상표 등록을 받았습니다. 그러다 1979년, 롯데제과가 ‘롯데 초코파이’를 상표로 출원하여 등록 받습니다. 동양제과는 이 상표 등록에 대해 최초에 이의를 제기하지 않았으나, 롯데 초코파이가 무서운 속도로 성장하여 경쟁 상대로 떠오르자 1997년 롯데제과의 ‘롯데 초코파이’ 상표 등록을 무효로 해달라는 무효심판을 청구하였습니다.
이 무효심판은 특허법원에 이어 대법원까지 올라가게 됩니다. 그렇지만 대법원은 이 상고심에서 ‘초코파이’가 식별력을 잃었고 따라서 양 상표는 비유사하여 ‘롯데 초코파이’ 상표등록이 유효하다고 판결합니다. 즉, ‘초코파이’가 누구나 쓸 수 있는 이름이 된 것입니다. ‘초코파이’ 브랜드를 최초로 가지고 있던 동양제과에게 이 결과는 마치 브랜드의 사형 선고 같았을 것입니다. _ 40쪽

1998년 있었던 일입니다. 당시 월마트는 네덜란드 마트였던 마크로를 인수하면서 마크로의 4개 매장으로 한국 내 사업을 본격적으로 시작하였습니다. 그러나 사업 초기 월마트는 자신들의 상표를 사용할 수 없다는 중대한 난관에 봉착합니다. 바로 경원 엔터프라이즈라는 생활용품도매점을 운영하는 김 사장님이 1993년에 ‘월마트’를 미리 상표로 등록 받았기 때문입니다.
그리하여 월마트 사장인 월튼이 한국에서 가장 먼저 한 일은 바로 상표권자 김 사장님을 찾아가는 일이었습니다. 결국 김 사장님과의 상표권 양도 계획이 무산되자 월마트는 상표 무효심판소송을 청구하면서 치열한 법정 싸움을 시작합니다. _56~57쪽

상호등기를 하면 동일한 지역에서 동일 업종에 한해 법적 효력이 발생합니다. 그러나 상표는 등록 후 보호 받는 범위가 전국입니다. 또한 상호는 비교적 신청 절차가 간편하지만, 상표는 출원, 심사, 등록료 납부라는 까다로운 절차를 거칩니다. 즉, 세 단계의 절차를 통과해야만 상표를 보호할 법적 효력이 발생하죠. 대신 상표를 한 번만 등록하면 특정 지역을 넘어 전국 어디서나 유사한 업종으로 동일하거나 유사한 상표를 쓰지 못하게 하는 독점권을 가집니다. 보호 기간도 상표는 설정 등록일로부터 10년간 존속되며, 갱신 시 이어서 사용이 가능합니다. _76쪽

기업이 브랜드를 내세워 자체적으로 생산하는 제품이나 서비스는 기업의 가장 큰 자산이 될 수 있습니다. 코카콜라라는 이름을 쓰지 못하는 음료수 회사와 애플이라는 이름을 쓰지 못하는 컴퓨터 회사를 생각해봅시다. 우리가 생각하는 코카콜라와 애플이라는 기업의 가치가 지금과 같을까요? _110쪽

한편, 유명 개그맨들이 자신의 유행어가 악용되는 것을 막기 위해 소리상표를 대거 등록한 일도 있습니다. 정찬우 씨와 김태균 씨는 ‘그때그때 달라요’, ‘쌩뚱맞죠’라는 상표권을 확보했고, 김준호 씨는 마지막 2음절에 비음을 섞은 ‘케어해주자나’를, 김대희 씨는 경상도 사투리 억양을 차용하여 다소 무뚝뚝하고 낮은 음성으로 구성된 ‘밥묵자’를 소리 상표로 등록했습니다. 기업들이 이들 유행어를 상업적으로 활용하려면 상표권자의 허락을 받고 소리 상표에 대한 사용료를 내야 합니다. _118쪽

식별력을 고려한다면, 상표받기 가장 좋은 이름은 조어입니다. 어디에도 없던 새로운 이름이므로 식별력이 존재하고 유사한 등록상표도 없을 가능성이 큽니다. ‘Google’이 대표적인 예가 되겠네요. 또는 다른 업종에서 흔히 쓰이는 이름을 차용해 오는 것도 좋습니다. ‘애플컴퓨터’가 ‘애플’이라는 이름을 차용해 온 것도 좋은 전략입니다. _135~136쪽

상표전쟁에서 승리하려면 자신의 약점을 잘 알고, 상대를 철저히 분석해야 합니다. 분쟁을 본격적으로 시작하기 전에 자신과 상대방의 상표에 대한 등록 과정을 분석해서 무효사유를 파악하고, 자신과 상대방의 상표 사용행위를 분석하여 취소사유를 파악할 필요가 있습니다. 경우에 따라서는 상표를 추가로 출원할 필요도 있습니다. 추후 분쟁이 어떻게 진행되리라는 것을 예측하고 미리 준비할 수 있어야 침해분쟁에서 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. _205쪽

상표 브로커가 특정 기업의 상표를 중국에 등록한 후에는 상표를 되찾기가 매우 어렵습니다. 이를 되찾기 위한 가장 편한 방법은 상표 브로커로부터 이를 인수하는 방법인데요. 자신의 고유 브랜드를 상표 브로커에게 구매해야 하는 아이러니한 상황입니다. 이때 인수 비용이 출원 비용의 최소 몇십 배에 달하기도 합니다. _ 231쪽

중국에서는 한글을 도형으로 취급합니다. 그래서 한글로 된 등록상표가 존재하더라도 폰트만 바꿔서 등록할 수 있다는 문제점이 있습니다. 그렇지만 중국어나 영어는 문자로 취급되기 때문에, 선등록상표가 존재하면 유사한 문자 상표까지 모두 배제할 수 있습니다. 그래서 특별한 사정이 없는 한 중국에서 한글 상표를 출원하는 것은 바람직한 방법이 아닙니다. 모양을 바꿔서 상표권을 피해갈 수 있기 때문입니다. _253~254쪽

 

프롤로그


Part 1 상표로 울고 웃는 기업들

애플 전쟁 | 애플 레코드와 애플 컴퓨터

이 토끼는 누구의 토끼인가? | 에너자이저와 듀라셀

짝퉁을 이길 수 없었던 이유 | 한국 설빙과 짝퉁 설빙

상표일까 디자인일까? | 아가타와 스와로브스키

저명상표의 디자인을 카피한다면 | 루이비통과 천더씨웅

갤럭시 워치 상표 분쟁 | 삼성전자와 오리엔트바이오

‘금강’ 상표 분쟁 | 구두회사 금강과 양말회사 금강

초코파이 사건 | 동양제과와 롯데제과

불닭 상표 쟁탈전 | 홍초원과 부원식품

빼빼로의 탁월한 상표 관리법 | 롯데제과

아이돌 이름도 상표가 되나요? | 소녀시대

월마트 사건 | 글로벌 기업 월마트와 김 사장님의 월마트

‘이가탄’ 세 글자를 위한 경쟁 | 명인제약과 애경그룹


Part 2 상표전쟁의 시대, 꼭 알아야 하는 상표 상식

브랜드와 상표는 무엇이 다른가요?

상표 등록이 그렇게 중요한가요?

상호 등록을 했는데 상표 등록이 또 필요한가요?

상표권, 특허권, 디자인권, 저작권의 구별

상표의 효력은 어디까지 적용되나요?

저명상표가 무엇인가요?

유명인의 이름을 상표로 써도 되나요?

상표도 유효기간이 있나요?

상표도 재산적 가치가 있나요?


Part 3 상표 등록의 기술

이런 상표도 등록할 수 있습니다 | 상표의 종류

부르기 좋고 호감을 주는 이름을 고르세요 | 브랜딩

등록 받을 수 있는 이름을 골라주세요 | 식별력 있는 상표 고르기

선행상표를 미리 확인해주세요 | 선행상표 피하기

남의 상표를 사용하고 싶다면 | 선점된 상표 사용법

이 상표는 등록할 수 없습니다 | 사례로 살펴보는 등록 불가 이유

상표 등록, 이렇게 준비해보세요 | 사례로 살펴보는 상표 등록 팁

상표 등록 함께해볼까요? | 상표 등록의 절차

내 상표 등록, 이렇게 하세요 | 상표 등록을 위한 조언 5가지

상표 관리가 필요합니다 | 사례로 살펴보는 등록 상표 관리 팁


Part 4 상표전쟁의 기술

상표권 침해가 무엇인가요? | 침해의 정의

침해 분쟁은 어떻게 전개되나요? | 상표전쟁의 흐름

경고장을 받은 경우 어떻게 대응하나요? | 방어편

누군가 나의 상표를 쓴다면 어떻게 대응하나요? | 공격편

누구 말이 맞나요? | 침해의 성립요건

조심하세요, 상표 브로커! | 브랜드 소유자를 위한 팁 1

모방상표의 선출원에는 어떻게 대처하나요? | 브랜드 소유자를 위한 팁 2


Part 5 해외상표 획득의 기술

해외상표, 수출이나 해외 진출이 예정된 기업이라면 반드시 준비하세요

해외상표 등록 이렇게 하세요

병행수입은 원칙적으로 허용됩니다

나라별 상표 출원 전략 | 미국

나라별 상표 출원 전략 | 중국

나라별 상표 출원 전략 | 유럽

나라별 상표 출원 전략 | 일본

기타 국가 상표 실무